商标法律实务要点及律师责任
—马佰刚
【摘要】
商标律师服务向专业化、系统化方向发展，并不断衍生新的业务领域，本文概括提出当今社会经济条件下的商标法律实务要点及律师责任。
【关键词】知识产权中介服务 知识产权律师
商标律师是指取得律师执业资质，提供商标法律服务的专业律师。根据《商标法》、《合同法》等相关法律法规规定，商标律师可提供30多项商标法律服务，随着社会经济发展和企业商标意识不断增强，商标法律服务不断向深度和广度发展。但目前全国商标专业律师不足1000人，尚不能满足法律服务需求。本文总结商标法律实务中的一些要点，与商标律师同仁分享。
一、商标代理业务
商标权是根据法律规定程序，通过商标申请、转让、续展、变更以及异议、争议等环节取得的权利。商标代理是为客户取得商标权而提供的法律中介服务，具有很强的专业性和技术性。现行《商标代理管理办法》对商标代理人的条件没有设定准入资格，造成商标代理机构及代理人员鱼龙混杂，代理服务水平低，严重影响了委托人的商标权益，利用欺诈手段骗取委托人钱财的事件也时有发生。
2010年7月12日，国家工商行政管理总局颁布了新的《商标代理管理办法》。根据新管理办法规定，律师事务所可以直接从事商标代理业务，而无须向工商行政管理部门申请登记。律师直接介入商标代理服务领域，有助于提高商标代理的整体水平，促进我国商标法律实务良性发展。
商标律师从事商标代理业务，可以从源头上介入商标法律服务，为客户提供全面、系统的商标法律服务。商标律师要发挥法律实务全面系统、熟悉行政及司法程序规则、法律思维严谨等方面的优势，为客户提供高水平的商标代理服务。商标设计要具有显著性、合法性以及独创性的特点，注重商标的文化内涵，使商
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标与企业文化适应协调。同时考虑商标便于呼叫、记忆，为商标宣传奠定良好的基础。申请注册商标前要全面了解与该商标有关的权利，避免与他人在先权利相冲突。商标律师在办理商标争议、异议等业务时，要充分考虑商标局、商评委以及对商标纠纷的申请或答辩审查重点、证据规则等方面的区别，要注意各个程序的衔接，避免顾此失彼。
二、商标权保护服务
商标侵权是指行为人未经商标权人许可，在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，损害商标权人合法权益的行为。侵权人需承担相应的民事责任、行政责任，情节严重的，还要承担刑事责任。商标保护的途径主要有民事保护、行政保护和刑事保护。
1、民事保护途径。民事保护途径主要有调解、诉讼以及仲裁等。 调解是指经过第三方的排解疏导，促使商标权人与侵权人自愿达成和解，解决纠纷。调解具有效率高、执行率高、便于当事人达成谅解与合作等优势，商标律师接受委托时，应努力促使当事人通过调解解决纠纷，综合考虑侵权情节及双方的诉求点，提出双方均可接受的调解方案，促成双方调解。要摒弃为了获得律师费而故意促使案件进入诉讼程序的有违职业道德做法。
诉讼是通过司法程序解决商标侵权纠纷的活动。代理商标侵权诉讼案件时，要与委托人充分沟通。委托人提起商标侵权诉讼往往带有不同的目的，如净化市场、获得经济赔偿、提高商标知名度、遏制竞争对手、与侵权者进行合作等，商标律师要根据委托人的诉讼目的，把握案件的突破点，提出诉讼请求，组织证据，努力实现其商标诉讼目的。
在提起商标侵权诉讼前，商标律师还要考虑是否将行政投诉作为诉讼前置程序。如果侵权主体、侵权证据或获利证据掌握不充分，可考虑首先向工商部门投诉，在工商部门查处过程中掌握相关证据，或工商查处后，再向起诉。
商标侵权案与其他民事案件相比，在法理分析方面更为突出。商标律师要在全面整理分析证据的基础上，重点从商标是否近似、商品是否类似、与在先权利是否冲突等方面，依据法律及相关专业知识，进行全面、综合的法理分析和判断，提出明确而有说服力的理由。
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仲裁是指根据当事人事先或事后达成的仲裁协议，将争议提请仲裁委员会进行裁决的方式。相比诉讼，仲裁具有极大的灵活性、便利性和保密性。但只有当事人事前约定或者事后同意仲裁的商标合同纠纷，才能通过仲裁解决。因此，与商标有关的仲裁案件在律师实务中比较少见。
2、行政保护途径 （1）行政投诉。
商标行政投诉是具有我国特色的一种处理商标侵权的途径。商标律师应根据侵权行为，并具体分析案情及投诉目的，选择执法效率高、力度强的执法部门或经济检查部门投诉。
通过行政途径时，商标律师要特别注意，行政查处虽然具有程序简单、维权成本低的优势，但在类似商品及近似商标的商标侵权情况下，工商部门往往不会采取果断的行政手段予以处罚，也不能要求侵权人对商标权人给予经济赔偿。因此，要根据委托人的诉求点及案件特点，适用行政投诉途径。
同时，商标律师要特别注意行政执法的程序合法性问题。由于各地工商执法人员素质存在差异，存在执法程序不规范的问题。如果对方提起行政诉讼，则面临着因程序违法而败诉的风险。为此，商标律师应当积极配合工商部门执法，及时查缺补漏，切实保证执法程序合法。
另外，行政查处容易“打草惊蛇”，导致侵权人转移、隐匿或销毁侵权证据。所以，在投诉前必须充分收集和固定主体证据、侵权证据、获利证据，为行政投诉、行政诉讼及民事赔偿诉讼打好基础。
（2）申请撤销已注册商标
根据《商标法》、《商标法实施条例》及其他有关规定，如果竞争对手的注册商标存在侵权在先权利、恶意抢注、不当使用、演化为通用名称等情形，可申请撤销。商标律师在提出撤销不当注册商标申请时，应充分考虑商标争议程序与行政诉讼程序的衔接。
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（3）海关保护
商标权利人可以向海关总署申请知识产权备案。商标权人发现侵权嫌疑货物即将进出口的，可以向海关申请扣留侵权嫌疑货物。商标律师代理申请海关扣留侵权嫌疑物时，应当递交书面申请并附带足以证明侵权事实存在的证据。注册商标未在海关总署办理知识产权备案的，应同时随附办理知识产权海关备案所需的文件、证据。
3、刑事保护途径
根据《刑法》的有关规定，侵犯商标专用权可能构成假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪等罪名。被害人发现自己的权利受到侵害，即可聘请律师作为其代理人，向司法部门举报。可以协助司法部门调查取证，提出法律意见。
三、商标权评估和融资服务
商标权评估和融资服务是一项新兴的商标法律服务。商标专用权质押贷款是商标权融资的主要形式，即企业或其他经济组织（出质人）以其注册商标专用权为质押，向银行业金融机构（质权人）申请取得贷款，并按照合同约定按期偿还贷款本息的融资方式。商标权投资融资服务机构主要包括商业银行、风险投资公司、担保公司、企业孵化器等。下面以广东省佛山市南海区知识产权局在进行知识产权质押融资时为例，概要说明商标评估和融资程序问题：
佛山市南海区知识产权局引进优质的资产中介评估机构，以项目化合作方式建立“知识产权交易平台”。银行以其认可的专业评估公司对标的物（产权、商标）评估作为参考，律师事务所参与评估见证以控制法律风险，出现不良贷款需处置时交由南海知识产权交易所负责转让、拍卖补充。对以拥有的自主知识产权申请贷款的中小企业，需由南海知识产权交易所联合律师事务所通过“南海知识产权交易平台”开展贷前调查，再由南海区知识产权局预审并向银行推荐申请贷款。该局建立“知识产权质押融资专家数据库”、“南海知识产权质押融资项目动态数据管理库”，监督项目运行以及质押物变化情况。
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商标律师代理办理申请商标专用权质押贷款时，要注意必须以其在同一种或者类似商品上注册的相同或近似商标的专用权一并作为质押物。出质人与质权人应当订立书面商标专用权质押合同，合同应当包括以下主要内容：出质人与质权人的名称（姓名）、地址；质押的原因和目的；出质的商标及质押的期限；出质商标专用权的价值及国家工商行政管理局指定的商标评估机构的评估报告；当事人约定的与该质押商标有关的其他事项。专用权质押合同要向国家工商行政管理局商标局申请登记。
商标专用权质押贷款的要点和难点是商标价值评估。2006年4月，国家知识产权局与财政部联合颁发了《关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知》。其中规定知识产权占有单位符合下列情形之一的，应当进行资产评估：以知识产权资产作价出资成立有限责任公司或股份有限公司的；以知识产权质押，市场没有参照价格，质权人要求评估的；行政单位拍卖、转让、置换知识产权的；国有事业单位改制、合并、分立、清算、投资、转让、置换、拍卖涉及知识产权的；确定涉及知识产权诉讼价值，人民、仲裁机关或当事人要求评估的等。知识产权评估机构应遵循性、公平性、科学性、重要性、真实性等原则对商标专用权价值进行评估。商标律师应积极参与商标评估，保证评估程序合法，商标价值评估准确。
四、以商标为载体的品牌战略
商标战略是提高企业核心竞争力的重要战略之一。商标战略是整合经营者独特个性、文化品位、商业信誉等因素要素，将产品的品质和性能优势、服务的质量优势转化为市场优势，增强产品和服务开拓、占领、巩固市场的能力，提高产品和服务的附加值。
企业的商标战略没有固定的模式。商标律师应在对相关行业及国家产业调查研究和科学分析的基础上，从企业的内部和外部条件出发，根据企业总体发展战略，制定切实可行、全面系统的商标战略方案。一般来讲，制定实施商标战略应注重以下几个环节：
1、企业商标管理
商标管理是企业商标战略的基础工作。商标律师要帮助委托人制定操作性强的商标管理办法并指导执行，其内容应包括：商标管理的目标与策略；商标管理
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的机构与人员设置；商标权确权规划；商标管理办法；商标档案管理；商标保护规划；商标管理的机构及人员培训、考核及奖惩办法等。
2、商标使用战略
商标使用是商标战略的核心。商标律师应指导委托人从以下几方面考虑商标的使用策略：
单一商标战略。在一种或几种产品上使用一个商标，集中力量创出品牌。 多商标战略。在不同商品上使用不同的商标，以分散经营风险。
主副商标结合使用战略。在一种产品同时标注多个商标，其中一个商标是主商标，其他商标作为细分或培育市场的副商标。
联合商标战略。同一商标所有人在同一种或类似商品上注册的若干近似商标。其中一个商标是主商标，其他为联合商标。联合商标的使用扩大了商标保护范围，防止他人使用近似商标而被消费者混淆。
防御商标战略。防御商标是指在该商标核定使用的商品（服务）或类似商品（服务）以外的商品（服务）上注册多个商标。注册防御商标有利于企业的长远发展，阻止他人在相关商品（服务）上进行抢注。
3、商标许可战略
商标许可是商标战略的价值拓展。实施商标许可是企业联合的桥梁和纽带，是冲破贸易壁垒，扩大市场占有率，增强市场开拓能力的有效途径，也是企业实现扩张的主要手段。商标许可与企业总体经营战略紧密联系，商标律师应充分了解企业的近期及远期的经营策略，调查了解被许可人的经营状况、商业信誉，为委托人制定商标许可战略方案及商标许可使用合同，同时制定被许可人产品质量控制办法。
3、商标、商号、域名统一战略。
商标、商号、域名是企业主要的商业标识，关系密切，随着电子商务的发展，域名也成为消费者认知企业的一个重要途径。为此，应将企业商标、商号、域名有机联系起来，便于消费者认知企业，防止他人搭乘本企业商业标识的便车。因
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此，商标律师应主动向企业领导阐述商标、商号、域名有机联系的战略意义，并指导企业及时取得相应的权利，制定并执行整体运作方案。
4、申请著名商标与驰名商标
企业商标若达到一定知名程度，可协助企业申请著名商标或驰名商标。商标律师应建议企业制定取得著名商标、驰名商标的目标规划，在品牌管理、市场定位、质量控制、生产销售、售后服务、广告宣传过程中，注重宣传、推广和保护企业商标，培养商标声誉，使其尽早达到知名、著名以及驰名的程度。当企业商标满足著名商标、驰名商标条件后，要指导企业及时申请认定著名商标或驰名商标。
北京安峰律师事务所律师 马佰刚
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